FAQ

L'art. 7 del Codice della proprietà industriale prevede che possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa “tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese”. 

E’ pertanto possibile depositare le seguenti tipologie di marchio: 

• marchio denominativo o verbale: è un marchio composto solamente da parole senza una particolarizzazione grafica; 
• marchio figurativo: è un marchio composto da una determinata immagine o da un logo, accompagnato eventualmente da una parte testuale (marchio figurativo misto), ovvero costituito da un testo dotato di una propria connotazione grafica; 
• marchio di posizione: è un marchio costituito dalla modalità specifica di posizionamento dello stesso segno sul prodotto;
• marchio a motivi ripetuti: è un marchio rappresentato esclusivamente da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente;
• marchio di colore: è un marchio esclusivamente da un unico colore (senza contorni);
• marchio sonoro o acustico: è un marchio costituito da una melodia, da un motivetto musicale o da una sequenza di suoni;
• marchio di forma o tridimensionale: è il marchio costituito dalla forma del prodotto o della sua confezione, registrabile purché la forma sia espressione di creatività (ed essere, dunque, inconsueta, di fantasia) e non derivare esclusivamente dalla forma necessaria del prodotto o da un'esigenza di carattere tecnico (forma proteggibile, in tal caso, con un brevetto o un modello di utilità) e non assolvere solo ad una funzione estetica (tutelabile attraverso il disegno o modello industriale);
• marchio di movimento: è il marchio costituito da un movimento o da un cambiamento di posizione degli elementi del marchio;
• marchio multimediale: è il marchio costituito dalla combinazione di immagine e di suono o comprende tale combinazione;
• ologramma: è il marchio rappresentato attraverso un “file video o una riproduzione grafica o fotografica contenente le vedute necessarie per individuare adeguatamente l’effetto olografico nella sua interezza”.

Il marchio può essere registrato allo stesso modo sia da persone fisiche che da persone giuridiche così come previsto dall’art. 19 del Codice della Proprietà Industriale secondo cui “può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne faccia uso con il suo consenso”.

Pertanto può registrare un marchio anche una persona fisica non titolare di partita IVA.

La ditta è un segno distintivo dell’impresa, è il suo nome commerciale.

Il marchio è il segno distintivo che può identificare sia il nome aziendale ma anche un prodotto o un servizio dell’azienda.

Alcune volte il nome aziendale e il nome del prodotto coincidono.

Quando si deposita una domanda di marchio occorre esattamente identificare i prodotti e servizi, dove verrà utilizzato il segno, che saranno oggetto di protezione.

In teoria non esiste un limite di prodotti per la registrazione del marchio, tuttavia nella domanda di deposito è obbligatorio scegliere i prodotti o servizi secondo la cd. Classificazione di Nizza del 1971. 

La classificazione di Nizza è un elenco generale di prodotti e servizi riconosciuta e accettata a livello internazionale.

Dal 2016 con la sentenza sull’IP Translator il depositante il marchio ha l’obbligo di identificare i prodotti e servizi in modo chiaro e tale da permettere ai terzi di comprendere esattamente su cosa  estendere la protezione.

La Classificazione di Nizza è stata codificata nel 1971 ed è accettata a livello internazionale. E’ un elenco che classifica i prodotti e servizi che devono assolutamente essere prescelti nella redazione della domanda di marchio. 

Ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del Codice della Proprietà Industriale un marchio può essere depositato solo se possiede i requisiti della:

• Novità: vale a dire non esistano marchi anteriori identici e/o simili depositati e/o registrati ma anche usati in modo molto diffuso e datato per gli stessi prodotti e servizi da rivendicare;
• Liceità: vale a dire non contenga segni contrari alla legge, ordine pubblico o buon costume, stemmi o altri segni protetti da Convenzioni Internazionali. Il marchio inoltre non deve essere decettivo cioè ingannevole (es. vino del Piemonte prodotto in Sicilia) 
• Capacità distintiva: vale a dire non sia un marchio costituito da una parola di uso comune (es. moda), oppure non descriva le caratteristiche del prodotto/servizio da proteggere (es. “telefono” per un cellulare).

L’art. 10 comma 2 del Codice della Proprietà Industriale prevede che in caso di richiesta di registrazione di un marchio contenente elementi araldici, l’U.I.B.M. Ufficio Marchi e Brevetti italiano, prima della registrazione invii l’esemplare del marchio alle amministrazioni pubbliche interessate, per ricevere l’avviso di conformità-parere. 

In caso di parere negativo di uno degli enti, l’U.I.B.M. respinge la domanda.

Ne consegue che è possibile registrare come marchio uno stemma di fantasia in quanto non riconducibile ad una famiglia nobiliare o ad un ente pubblico.

Il marchio giuridicamente è un titolo territoriale ossia è tutelato solo nei paesi in cui è stata richiesta la protezione.

Pertanto la tipologia di marchio es. italiano o europeo, identifica innanzitutto il territorio dove il diritto di esclusiva di uso e commercializzazione del marchio può essere esercitato.

Se i paesi di interesse per la tutela del marchio sono europei, è possibile depositare un marchio europeo valevole per tutti e 27 Paesi attuali dell’Unione Europa presso l’E.U.I.P.O. di Alicante (esclusa dopo la BREXIT la GRAN BRETAGNA).

Se il marchio deve essere protetto in Paesi extra EU, qualora siano tra gli Stati che hanno aderito all’Unione di Madrid (Accordo e Protocollo di Madrid), è possibile presentare un’unica domanda presso la W.I.P.O. in una unica lingua tra quelle ufficiali ossia francese, inglese e spagnolo.

Se il marchio deve essere protetto in paesi che non hanno aderito all’Unione di Madrid occorre depositare la domanda  di marchio in loco nella lingua del paese tramite corrispondente locale.

In caso di deposito del marchio direttamente all’estero, occorre sapere che ogni paese ha una procedura differente in merito alla durata, alla pubblicazione e alla registrazione del marchio.

Il marchio internazionale non è un marchio mondiale, ma è valevole negli oltre 100 stati aderenti all’Unione di Madrid.

Precisamente il marchio internazionale è una procedura unitaria nella fase iniziale di deposito, che permette di scegliere tra gli oltre 100 paesi aderenti. 

Ogni paese supplementare implica il versamento di una tassa ulteriore.

A differenza di quello europeo il marchio internazionale non è un marchio unitario ma un fascio di marchi.

Una volta depositata la domanda unitaria di marchio internazionale, la procedura di pubblicazione ed esame si divide in tante procedure nazionali quanti sono i paesi prescelti.

Pertanto può succedere che il marchio sia oggetto di obiezione da parte dell’Ufficio Marchi di  uno Stato e che poi sia rifiutato, mentre in altri paesi può giungere sino a registrazione.

Il rifiuto da parte di uno Stato non ha effetto sugli altri marchi nazionali.

La registrazione del marchio in Europa avviene tramite il marchio europeo presso l’E.U.I.P.O. Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale di Alicante.

 Il marchio europeo è un marchio unitario valevole per tutti i Paesi aderenti all’Unione Europea. La durata del marchio europeo è decennale e rinnovabile ogni 10 anni dalla data della domanda di deposito.

Dal 31 dicembre 2020 la registrazione del marchio europeo non include più la protezione in Gran Bretagna, a seguito degli accordi derivanti dalla BREXIT.

L’E.U.I.P.O. è l’acronimo inglese del termine Ufficio dell’Unione Europa per la proprietà intellettuale ed è l’agenzia che gestisce i marchi europei e i modelli e disegni industriali europei registrati.

L’ufficio ha sede in Alicante , Spagna.

La W.I.P.O. ossia l’organizzazione mondiale della proprietà intellettuale è una agenzia delle Nazioni Unite finalizzata alla protezione della proprietà intellettuale.

La W.I.P.O. venne creata nel 1967 e tra le tante attività, è anche l’ente preposto per il deposito delle domande di marchio internazionale e di brevetto internazionale (cd. P.C.T.) e di disegni industriali internazionali.

La registrazione del marchio ha generalmente durata decennale a partire dalla data di deposito, rinnovabile senza limiti, salvo eccezioni.

A seconda delle normative nazionali il termine di rinnovo può avere inizio o dalla data di deposito o dalla data di registrazione.

Ad esempio in USA  il marchio ha una durata decennale dalla data di registrazione, mentre in Italia il termine decorre dalla data di deposito del marchio.

La registrazione del marchio ha generalmente durata decennale a partire dalla data di deposito, rinnovabile senza limiti, salvo eccezioni.

A seconda delle normative nazionali il termine di rinnovo può avere inizio o dalla data di deposito o dalla data di registrazione.

Ad esempio in USA  il marchio ha una durata decennale dalla data di registrazione, mentre in Italia il termine decorre dalla data di deposito del marchio.

Più raramente la durata può essere diversa in riferimento ad una legge nazionale specifica (es. paesi arabi).

Dopo il deposito del marchio, una volta che questo passa a registrazione, saranno dovute solo le tasse di rinnovo che in Italia ed Europa debbono essere pagate ogni 10 anni alla scadenza o entro 6 mesi successivi pagando una mora.

In alcuni stati esteri es. USA è prevista la cd. affidavit of use.

Dopo alcuni anni dalla registrazione l’Ufficio Marchi estero richiede di fornire le prove dell’uso del marchio e il pagamento di una tassa suppletiva, pena la decadenza.

L’affidavit of Use (detto anche Statement of Use) è la richiesta dell’Ufficio Marchi statunitense di provare l’uso effettivo del marchio tra il 5 e 6 anno (e 9/10 anno) dalla registrazione per verificarne la permanenza sul registro. In mancanza di prove a sostegno il marchio o i prodotti/servizi non oggetto di prova saranno cancellati d’ufficio.

E’ possibile rinnovare il marchio alla scadenza tramite una procedura che include il pagamento della cd. Tasse di rinnovo. Non esiste un limite al numero dei rinnovi di marchio che solitamente ha durata decennale.

Il marchio può essere rinnovato anche dopo la scadenza entro un periodo di 6 mesi, dietro pagamento di una mora.

Il simbolo ® può essere apposto al lato del marchio solo dopo la registrazione dello stesso, prima si può usare il simbolo TM. In Italia si tende a confondere l’uso dei simboli TM e ® spesso utilizzando quest’ultimo quando ancora il marchio deve essere registrato.

L’art. 127 CPI prevede una sanzione pecuniaria per chiunque appone su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia registrato.

La ricerca di anteriorità è una procedura con la quale si verifica se il marchio oggetto di futuro deposito sia già oggetto di diritto, mediante deposito/registrazione di terzi in un settore merceologico identico e/o affine. 

Non è obbligatoria ma estremante consigliata per verificare lo status attuale del segno nei registri.

Infatti il deposito di un marchio identico o simile ad un marchio già registrato può comportare o il ricevimento di una diffida da parte del titolare del marchio anteriore o di una procedura di opposizione in caso di deposito.

Alcuni Uffici come quello statunitense o cinese effettuano una verifica d’ufficio formale e/o sostanziale emettendo il cd. rifiuto provvisorio in caso marchi anteriori identici/simili a quello allo stato di deposito. 

In Italia tale controllo di esame cd. Sostanziale non avviene.

Avverso le decisioni di esame dell’UIBM è possibile fare ricorso entro 60 gg. dalla notifica dell’atto.

La sorveglianza su un marchio già registrato è altamente consigliata.

Infatti solo tramite il servizio di sorveglianza si può verificare se terzi soggetti depositino marchi identici/simili nello stesso settore commerciale e quindi possano creare confusione per il consumatore.

Una corretta strategia di brand non può prescindere da una attività di sorveglianza del marchio.

Il marchio CE è un contrassegno che, con dimensioni prestabilite, deve essere apposto sul prodotto da parte del fabbricante con il quale viene dichiarata la conformità ai requisiti di commercializzazione e di utilizzo stabiliti dall’UE in materia di sicurezza, salute e tutela ambientale.

Il marchio CE significa marchio di conformità europea.

Il marchio CE è una autocertificazione ma la responsabilità di dichiarare la conformità a tutti i requisiti ricade sul produttore.

L’U.I.B.M. non segnala al titolare del marchio eventuali segni identici o simili depositati successivamente da terzi, a differenza dell’E.U.I.P.O. Ufficio marchio europeo.

L’E.U.I.P.O. infatti notifica al titolare del marchio europeo il deposito successivo da parte di terzi di marchi europei identici o simili.

Pertanto è onere del titolare del marchio attivare una sorveglianza che monitori e identifichi il deposito da parte di terzi di marchi identici o simili al proprio.

Il marchio europeo è valido in tutti gli Stati membri dell’EU e pertanto anche in Italia, ma non è valido nella Repubblica di San Marino.

Il marchio italiano, a seguito di una Convenzione bilaterale tra gli Stati, è valido nella Repubblica di San Marino e viceversa.

Il riconoscimento reciproco si applica infatti esclusivamente ai titoli di proprietà intellettuale depositati direttamente presso l’Ufficio nazionale di uno dei due stati.

Il marchio europeo non è valido nella Repubblica di San Marino, non essendo tale stato parte della Unione Europea 

Non può ottenere la registrazione del marchio chi lo abbia depositato in malafede, ossia nella consapevolezza di violare un diritto altrui e l’art. 25 comma 1b Codice della Proprietà Industriale prevede la nullità del titolo di privativa. 

La malafede è manifesta quando il deposito del marchio avviene al solo scopo di ostacolare il concorrente o per anticipare un altro soggetto che sta effettuando attività in preparazione del deposito. 

Tipica fattispecie di mala fede è quella del distributore che registra a suo nome  il marchio del fornitore.

Invece registrazione di un marchio abbandonato, ossia non rinnovato, può essere effettuata, dopo il periodo di mora di 6 mesi e non costituisce deposito in malafede purchè il marchio non sia notorio.