Booking.com e il rigetto del marchio figurativo nell’Unione Europea

L’EUIPO respinge la registrazione del marchio figurativo BOOKING.COM in un’emblematica dimostrazione sui limiti della distintività nel diritto europeo dei marchi.

 

In breve:
nonostante la sua notorietà mondiale, Booking.com si è vista respingere dall’EUIPO la domanda di registrazione del proprio marchio figurativo nell’Unione Europea. Il motivo? La combinazione del termine descrittivo “booking” e del suffisso “.com” è stata giudicata priva di carattere distintivo, in quanto percepita dai consumatori come una semplice indicazione di servizi di prenotazione online e non come un segno capace di identificare un’impresa specifica. Il caso mette a confronto l’approccio rigoroso del diritto europeo, che privilegia requisiti formali di distintività, e la visione statunitense, più attenta alla percezione concreta del pubblico. Una vicenda che offre importanti spunti per la tutela dei marchi digitali e per la strategia di naming delle aziende online..

 

 

Per molti consumatori “booking.com” è sinonimo stesso di prenotazione online, tanto da sembrare naturale pensare che quel nome possa godere di una piena tutela come marchio. Eppure, nonostante la notorietà internazionale del brand, quando l’azienda ha chiesto di registrare il suo segno presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) la domanda è stata respinta. Il rigetto ha riguardato una specifica domanda di marchio figurativo centrato quasi interamente sulla componente verbale “Booking.com”, scritta in un font sobrio e priva di elementi grafici realmente distintivi.

La domanda in questione, identificata con il numero 018353147, era stata presentata da Booking.com BV per un ampio ventaglio di servizi, fra cui attività finanziarie (classe 36), trasporti (classe 39), formazione (classe 41), consulenza tecnologica (classe 42) e servizi di alloggio e ristorazione (classe 43). L’EUIPO ha respinto la domanda per carenza di carattere distintivo e natura descrittiva del segno rispetto ai servizi richiesti, sulla base degli articoli 7(1)(b) e (c) e 7(2) del Regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione Europea.

 

 

Le motivazioni per il rifiuto della domanda di marchio figurativo Booking.com

Nel motivare il rigetto, l’Ufficio ha richiamato la giurisprudenza europea secondo la quale l’aggiunta di un dominio di primo livello come “.com” ad un termine generico o descrittivo non è sufficiente a conferire distintività. Il riferimento più diretto è la sentenza del Tribunale dell’Unione Europea nel caso PHOTOS.COM (T-338/11) che ha stabilito che il suffisso viene percepito dal pubblico come semplice indicatore della disponibilità online del servizio, quindi un mero elemento tecnico privo di capacità distintiva autonoma.
L’Esaminatore ha precisato che la valutazione del segno deve essere effettuata nella sua globalità, come previsto dalla giurisprudenza (Corte Generale, sentenza 19 settembre 2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226), ma ciò non impedisce l’esame analitico delle singole componenti il cui significato resta evidente e direttamente collegato ai servizi offerti.

Booking.com ha cercato di opporsi sottolineando che il segno, nel suo insieme, non è utilizzato da altri operatori come descrizione generica e che i consumatori lo associano specificamente alla propria attività. Tale argomentazione è stata respinta poiché, secondo il principio di diritto sancito nella causa Live Richly (T-320/03, EU:T:2005:325), l’assenza di utilizzo generico da parte dei concorrenti non equivale automaticamente al riconoscimento della distintività da parte del pubblico. Particolarmente rilevante è stato il rigetto della domanda anche sotto il profilo della distintività acquisita tramite l’uso: l’Ufficio ha rilevato che le prove presentate, tra cui dati di traffico, materiali promozionali e rassegne stampa, erano in gran parte riferite a territori extra-UE o non sufficientemente rappresentative di tutto il mercato interno. In aggiunta sono state segnalate gravi lacune in paesi come Irlanda e Malta dove non risultavano presenti dati idonei a dimostrare il radicamento del marchio presso i consumatori.

Il rifiuto ha riguardato specificamente questa domanda di marchio figurativo minimale, privo di elementi grafici significativi ma, è bene specificarlo, rimangono validi altri marchi figurativi precedentemente registrati da Booking.com presso l’EUIPO, caratterizzati da elementi grafici o stilizzazioni più marcate che hanno consentito di superare il vaglio della distintività. La protezione residua del brand nell’Unione Europea si fonda quindi su segni figurativi “ricchi” dal punto di vista visivo, mentre le versioni puramente verbali o minimali restano escluse dalla registrazione.
 

 

Il cambiamento degli standard applicativi

Un elemento particolarmente interessante emerso dal procedimento riguarda il cambiamento negli standard applicativi dell’EUIPO dove, fino al 2010-2011, venivano adottati criteri meno stringenti i quali avevano permesso la registrazione di segni analoghi, incluso un marchio verbale “Booking.com” sulla base della distintività acquisita. A partire dal 2017, con l’entrata in vigore delle nuove “Linee Guida per l’Esame” e con i successivi aggiornamenti del 2022, l’Ufficio ha adottato un approccio più severo nei confronti dei marchi descrittivi o basati su termini generici associati a domini internet.

La decisione dell’EUIPO appare perfettamente in linea con il principio di legalità stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza BioID (C-37/03 P), secondo cui il rispetto del diritto prevale sull’eventuale prassi pregressa dell’Ufficio: il fatto che l’EUIPO in passato abbia concesso registrazioni simili, non vincola l’Ufficio a reiterare decisioni eventualmente errate. Nella decisione stessa si afferma: «Se in casi precedenti l’Ufficio ha forse erroneamente adottato un approccio eccessivamente generoso, tale errore non dovrebbe essere aggravato seguendo un simile approccio in un caso successivo».

Il rigetto della domanda di Booking.com “minimalista” riflette quindi un orientamento più rigoroso dell’EUIPO e del Tribunale dell’Unione Europea in materia di carattere distintivo. Anche marchi figurativi stilizzati, se strettamente aderenti a forme consuete, rischiano il rigetto; ne è un esempio il caso della silhouette del fuoristrada Mercedes‑G‑Wagon che abbiamo raccontato nel seguente articolo: “Mercedes-Benz perde il ricorso sul marchio G-Wagon davanti al Tribunale dell’Unione Europea”.
In quella specifica vicenda, il Tribunale UE aveva confermato il rifiuto del marchio figurativo raffigurante un veicolo in salita, considerandolo una “rappresentazione generica di un veicolo fuoristrada” e non un segno in grado di fare realmente da “indicatore d’origine commerciale”. 
Questo conferma che non basta ispirarsi ad un’estetica evocativa, ma serve un carattere distintivo effettivo e percepibile.
 

 

USA ed Europa tra approcci giuridici differenti

In netto contrasto con quanto avvenuto in Europa, un’analoga vicenda del 2020 negli Stati Uniti si concluse con esito opposto. Dopo un lungo iter che vide il rigetto da parte dell’USPTO e la conferma di tale posizione da parte del Trademark Trial and Appeal Board, Booking.com presentò ricorso presso la Corte Distrettuale per il Distretto Orientale della Virginia introducendo un elemento decisivo: un sondaggio secondo il quale il 74,8% dei consumatori statunitensi percepiva “Booking.com” come un marchio e non come un termine generico.

La Corte Distrettuale accolse quindi questa tesi ritenendo che il marchio fosse descrittivo ma non generico e che, grazie all’uso, avesse acquisito un significato secondario sufficiente a renderlo registrabile. La decisione fu poi confermata dalla Corte Suprema degli Stati Uniti con la celebre sentenza “United States Patent and Trademark Office v. Booking.com B.V.” che respinse la regola automatica secondo cui la combinazione di un termine generico, con l’aggiunta del suffisso “.com”, debba essere considerata per lo più non registrabile.

In quel caso la percezione del pubblico fu un elemento centrale nella valutazione della genericità e ancora oggi, se i consumatori identificano il termine come indicatore dell’origine commerciale di un servizio, il marchio è registrabile. Nondimeno la stessa Corte precisò che la protezione concessa sarebbe stata limitata e non avrebbe impedito ad altri operatori di utilizzare varianti come “carbooking.com” o “flightbooking.com”.

Questa dicotomia tra il modello europeo e quello statunitense riflette due filosofie giuridiche profondamente diverse: il diritto europeo si ancora rigidamente al principio secondo cui la funzione distintiva debba essere valutata sul piano oggettivo e formale, senza eccessivo spazio alla percezione soggettiva o alla notorietà commerciale acquisita se non nei limiti rigorosi della legge di riferimento. 
Il sistema statunitense, al contrario, adotta un approccio più flessibile e centrato sul mercato, riconoscendo che la percezione effettiva del pubblico può trasformare un termine altrimenti generico in un segno distintivo e protetto.
 

 

Lezioni per chi tutela i marchi nel digitale

Il caso Booking.com rappresenta oggi un riferimento non solo per chi lavora nella proprietà industriale, ma anche per chi si occupa di strategie di branding: costruire un marchio basato su termini descrittivi può sembrare una scelta efficace dal punto di vista comunicativo, ma rischia poi di rivelarsi una scelta giuridicamente fragile nel contesto europeo. Per tali ragioni, già in fase di ideazione del nome, suggeriamo la selezione di denominazioni dotate di un’effettiva capacità distintiva, eventualmente rafforzata da elementi figurativi, simboli o componenti grafiche che possano superare i rigorosi criteri applicati dall’EUIPO.