capacita distintiva del marchio una lezione dal caso ilovepdf

Ilovepdf è un'azienda tecnologica spagnola nata a Barcellona nel 2010 con l'obiettivo di offrire servizi online per la gestione e la modifica di file PDF in modo semplice, accessibile e gratuito. Partita come progetto personale, è poi cresciuta fino a diventare una delle principali risorse web a livello globale per il trattamento dei PDF, aiutando milioni di persone in tutto il mondo.

Recentemente, la società si è trovata coinvolta in un’interessante vicenda giudiziaria che ha visto contrapporsi il suo tentativo di registrare come marchio dell'Unione Europea la propria denominazione "ILOVEPDF" e le valutazioni negative espresse al riguardo dalle competenti istituzioni UE. La controversia, giunta fino al Tribunale dell'Unione Europea, offre lo spunto per alcune riflessioni sul delicato bilanciamento tra tutela dei segni distintivi delle imprese e interesse generale ad evitare monopoli ingiustificati nel mercato unico.

La storia ha avuto inizio il 24 ottobre 2019, quando Ilovepdf ha presentato all'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) la domanda di registrazione del marchio per servizi della classe 42 di Nizza, che includono: "Progettazione e sviluppo di software; ricerca scientifica; sviluppo e progettazione di hardware; servizi scientifici e relativa progettazione; servizi scientifici e tecnologici; servizi di analisi e ricerche industriali; servizi tecnologici e relativa progettazione; ricerca tecnologica; piattaforma come servizio [PaaS]; software come servizio [SaaS]".

Con decisione del 10 marzo 2020, l'esaminatore dell'EUIPO ha inizialmente respinto la domanda di registrazione presentata dalla società per il marchio denominativo "ILOVEPDF", ritenendolo privo di carattere distintivo e descrittivo in relazione ai servizi nel campo del software e della tecnologia informatica per cui era richiesto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2 del Regolamento UE 2017/1001 sui marchi dell'Unione Europea.
La società ha presentato ricorso e, con nota del 2 luglio 2020, l'esaminatore lo ha accolto facendo proseguire la domanda.

Tuttavia, con lettera del 18 febbraio 2021, l'esaminatore ha comunicato a Ilovepdf l'intenzione di revocare la precedente decisione favorevole, ritenendo che il marchio non potesse essere accettato poiché percepito come uno slogan promozionale banale, con un messaggio pubblicitario evidente, quindi privo del necessario carattere distintivo intrinseco. Nonostante le osservazioni presentate dalla società, il 20 aprile 2021 l'esaminatore ha emesso una decisione definitiva di rigetto della domanda di marchio per assenza di carattere distintivo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento.

Ilovepdf ha quindi presentato un nuovo ricorso, che però è stato respinto dalla Quinta Commissione di ricorso dell'EUIPO con decisione del 18 novembre 2022. Secondo la Commissione, il marchio "ILOVEPDF" sarebbe percepito dal pubblico di riferimento in tutta l'Unione Europea come un messaggio promozionale generico e banale sull'alta qualità dei servizi offerti, non come un'indicazione distintiva della loro origine imprenditoriale degli stessi. A sostegno di tale conclusione, la Commissione ha rilevato che "pdf" è un'estensione di file molto nota, riconosciuta come abbreviazione di "portable document format", e che il verbo "love" (amare) è ampiamente compreso in tutta l'UE. Pertanto, la semplice giustapposizione "ilovepdf" sarebbe colta dal pubblico come un chiaro messaggio sul rapporto affettivo degli utenti con tale formato, in combinazione con servizi di facile utilizzo. Tale messaggio elogiativo generico non consentirebbe però di distinguere i servizi di Ilovepdf da quelli di altre imprese, quindi il marchio richiesto sarebbe privo della necessaria capacità distintiva.


Non ancora rassegnata, Ilovepdf ha impugnato la decisione della Commissione di ricorso dinanzi al Tribunale UE, sollevando quattro motivi: (1) violazione dell'obbligo di motivazione riguardo a pretesi vizi procedurali; (2) violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento UE sui marchi nella valutazione del carattere distintivo; (3) violazione del principio di legittimo affidamento; (4) violazione del principio di parità di trattamento rispetto ad altri marchi registrati dall'EUIPO.

Nel gennaio 2024, dopo aver esaminato il caso, il Tribunale UE ha respinto integralmente il ricorso.
Riguardo al primo motivo, i giudici hanno riconosciuto che la decisione impugnata non conteneva una motivazione specifica sui vizi procedurali lamentati dalla ricorrente, ma hanno ritenuto che un annullamento per tale vizio meramente formale sarebbe stato inutile, non ravvisando violazioni sostanziali del diritto di difesa o irragionevole durata del procedimento.
Il Tribunale non ha poi ravvisato errori nella valutazione di carente distintività del marchio operata dalla Commissione: la sentenza ribadisce che il carattere distintivo deve essere valutato in relazione ai prodotti/servizi per cui è chiesta la registrazione e alla percezione del pubblico di riferimento, costituito dai consumatori di tali prodotti/servizi nell'UE. Nel caso del marchio "ILOVEPDF", il Tribunale concorda che esso sarà percepito come semplice messaggio promozionale generico, privo di capacità distintiva rispetto all'origine imprenditoriale dei servizi in questione.

Infondati sono stati ritenuti anche gli ultimi due motivi di ricorso: per il legittimo affidamento, i giudici ricordano che esso presuppone rassicurazioni precise, incondizionate e concordanti fornite dall'amministrazione UE, circostanza non ravvisabile nel caso di specie. Mentre per la parità di trattamento, la sentenza precisa che disparità censurabili possono aversi solo tra situazioni effettivamente paragonabili, condizione non soddisfatta dai precedenti di registrazione citati dalla ricorrente, non comparabili al caso di specie.

In conclusione, il Tribunale UE ha confermato la decisione di negare la registrazione del marchio denominativo "ILOVEPDF" per difetto di carattere distintivo in relazione ai servizi informatici e tecnologici richiesti. Questa pronuncia rappresenta un’interessante applicazione pratica dei consolidati principi della disciplina dei marchi dell'Unione Europea, che mirano ad accordare l'interesse delle imprese alla tutela dei propri segni distintivi con quello generale onde evitare indebiti monopoli. In particolare, la sentenza ribadisce l'importanza cruciale del requisito di capacità distintiva per accedere alla registrazione come marchio UE: esso richiede che il segno sia idoneo a identificare i prodotti/servizi di una specifica impresa e a distinguerli da quelli dei concorrenti, secondo la concreta percezione del pubblico di riferimento.
Slogan promozionali generici o messaggi elogiativi banali, che vengono intesi solo come tali e non anche come indicazioni di origine imprenditoriale, non soddisfano tale requisito e non possono quindi essere tutelati come marchi registrati.

 

La vicenda di Ilovepdf, al di là dello specifico esito negativo per la società, offre uno spaccato del delicato bilanciamento che le istituzioni UE sono chiamate ad operare tra contrapposti interessi, pubblici e privati, nel campo della proprietà intellettuale. Solo attraverso un rigoroso scrutinio caso per caso della distintività dei segni, che tenga conto della varietà delle situazioni concrete, è possibile selezionare quelli effettivamente meritevoli di appropriazione esclusiva a tutela del loro titolare ma senza restringere indebitamente la libertà di espressione e concorrenza dei terzi.
La sentenza sottolinea, in aggiunta, l'importanza per le imprese di avvalersi fin dall'inizio di consulenti esperti nel campo della proprietà intellettuale. Solo un'attenta analisi preventiva del marchio che si intende adottare, condotta da professionisti specializzati, può infatti evidenziare eventuali criticità sotto il profilo della capacità distintiva e suggerire la strategia di tutela più appropriata per il caso specifico.
Tale valutazione preliminare può evitare il dispendio di tempo e risorse in tentativi di registrazione destinati all'insuccesso, come avvenuto per Ilovepdf, indirizzando l'impresa verso scelte più efficaci per valorizzare e proteggere i propri segni distintivi.

In un contesto sempre più competitivo, un approccio proattivo e consapevole alla gestione della proprietà intellettuale, supportato da un'adeguata consulenza tecnico-legale, diventa un fattore chiave per il successo imprenditoriale, prevenendo controversie e assicurando la piena tutela degli asset immateriali aziendali.

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