"Just Do It" intoccabile: Nike difende il suo slogan e blocca un marchio "troppo ispirato"

Nell’intricato mondo dei marchi, la battaglia per la tutela della propria identità è una costante. E quando si parla di giganti come Nike, con il suo iconico slogan "JUST DO IT", la guardia è sempre altissima. Lo ha imparato a proprie spese un'aspirante imprenditrice nel settore dell'abbigliamento che si è vista bloccare la registrazione del marchio "DON'T JUST DO IT, GET IT DONE" dal Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) statunitense.

La vicenda, sfociata in una vera e propria disputa legale (Opposition Num. 91286066), ha visto la controparte di Nike presentare domanda di registrazione del suo slogan per una linea di abbigliamento (domanda n. 97477402), basata sull'intenzione d’uso del marchio ai sensi della Sezione 1(b) del Trademark Act (15 U.S.C. § 1051(b)). Una richiesta che, a prima vista, potrebbe sembrare legittima se non fosse per l'evidente richiamo al celebre motto di Nike.
L'azienda di Beaverton, infatti, non ha esitato a far valere i propri diritti sostenendo che la registrazione del marchio in questione avrebbe generato confusione nel pubblico e danneggiato l'immagine del suo slogan, "JUST DO IT", tutelato da ben tre registrazioni principali (No. 1875307 per "JUST DO IT" su abbigliamento, No. 4764071 per "JUST DO IT" su calzature e altri prodotti e No. 5727940 per "JUST DO IT" relativo a servizi di vendita al dettaglio).

Il TTAB, chiamato a dirimere la questione, ha analizzato il caso applicando il test dei fattori elencati nella sentenza "In re E.I. du Pont de Nemours & Co." (476 F.2d 1357), che stabilisce i criteri per valutare il rischio di confusione tra marchi. Tra questi, particolare rilevanza è stata attribuita alla somiglianza tra i marchi in questione e all'identità o affinità dei prodotti per i quali si richiede la registrazione.
E proprio su questi due punti si è concentrata l'attenzione del TTAB: secondo l'organo preposto alla tutela dei marchi, l'aggiunta di "DON'T" e "GET IT DONE" non sarebbe sufficiente a differenziare il marchio "imitante" da quello di Nike. Il consumatore medio, di fronte a una scritta che include integralmente "JUST DO IT", sarebbe portato ad associarla al celebre brand sportivo anche in presenza di altri elementi.

A rafforzare la posizione di Nike ha contribuito la mole di prove presentate a dimostrazione della fama del proprio slogan lanciato nel 1988 e, da allora, fulcro della sua strategia di marketing. Numeri da capogiro: oltre 153,9 milioni di prodotti recanti il marchio "JUST DO IT" venduti dal 1989, un fatturato di oltre 1,4 miliardi di dollari solo negli Stati Uniti e investimenti pubblicitari che dal 2008 ad oggi hanno superato i 200 milioni di dollari.
Il TTAB, di fronte a un simile successo commerciale e mediatico, non ha potuto che riconoscere la fama di "JUST DO IT", definendolo "not only famous, but remarkably so".

La controparte di Nike ha provato a difendere la propria posizione evidenziando le differenze tra i marchi, ma il TTAB ha ritenuto che l'accostamento al celebre slogan fosse evidente e potenzialmente dannoso per l'azienda.

Ma la sconfitta non si è fermata qui. Il TTAB, infatti, ha accolto anche la richiesta di Nike di valutare il caso alla luce della Sezione 43(c) del Trademark Act (15 U.S.C. § 1125(c)), che tutela i marchi celebri dalla "diluizione", ovvero dalla perdita di distintività a causa dell'uso di marchi simili da parte di terzi, in particolare per "offuscamento".
Anche in questo caso, l'esito è stato sfavorevole. Il TTAB, dopo aver accertato la notorietà del marchio "JUST DO IT" ai fini della diluizione, valutando i fattori elencati nella Sezione 43(c)(2)(A) del Trademark Act (15 U.S.C. § 1125(c)(2)(A)), ha applicato i criteri previsti dalla legge (Sezione 43(c)(B)(i)-(vi)) per valutare il rischio di "offuscamento" del marchio Nike a causa dell'uso di quello proposto dalla controparte. Ancora una volta, la somiglianza tra gli slogan e l'elevato grado di distintività e riconoscibilità del marchio Nike hanno giocato a favore del colosso sportivo.

La sentenza del TTAB, pur con la parziale eccezione delle classi di prodotti 9 e 16 che la controparte ha abbandonato nel corso del procedimento, rappresenta una vittoria schiacciante per Nike e un monito per tutti coloro che, nel mondo dei marchi, cercano scorciatoie per il successo. Ispirarsi ai grandi è lecito, ma la strada per affermarsi passa attraverso la creazione di una propria identità, originale e distintiva.