Marchio ingannevole e cognome dello stilista

Quando l’uso di un nome famoso può ingannare sull’origine creativa dei capi d’abbigliamento

Un marchio che coincide con un nome famoso può sopravvivere a una cessione, a un fallimento e a un cambio di direzione creativa. Può però diventare vulnerabile quando l’uso del segno spinge il pubblico a credere che lo stilista sia ancora dietro ai capi, specie se entrano in gioco opere protette dal diritto d’autore.

La vicenda ruota attorno ai marchi “JC de CASTELBAJAC”, collegati allo stilista Jean-Charles de Castelbajac. All’inizio nulla di anomalo: la società titolare registra e utilizza quei segni per capi di abbigliamento. In altre parole si tratta di marchi nel senso tecnico del diritto industriale, destinati a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa e a consentire al consumatore di riconoscerne l’origine commerciale. Il punto critico non è questo uso in sé, ma la trasformazione del contesto in cui il segno opera: quando, per effetto di eventi successivi e del modo in cui il marchio viene utilizzato e “raccontato”, il pubblico finisce per leggerlo non solo come indicazione di origine commerciale, ma anche come promessa implicita di una continuità creativa dello stilista.

La cessione del nome e la fine del legame con lo stilista

Questa trasformazione del contesto prende forma con la crisi dell’impresa e l’apertura delle procedure d’insolvenza. Tra il 2011 e il 2012 i marchi vengono ceduti a PMJC SAS. La “cessione” (termine tecnico: trasferimento della titolarità del marchio da un soggetto a un altro) è un’operazione ammessa e anche il settore della moda non fa eccezione: il mercato è abituato a vedere nomi storici proseguire anche quando cambiano proprietà e struttura. C’è però un dettaglio che rende questa storia meno “standard”: Castelbajac continua a lavorare per PMJC fino al 31 dicembre 2015. Per qualche anno, quindi, il nome sul cartellino e la presenza del designer restano collegati, almeno agli occhi del pubblico.

È su questo sfondo in cui nome e presenza creativa hanno continuato a sovrapporsi agli occhi del pubblico che emerge la vera rottura: nel 2018 PMJC avvia un’azione legale contro Castelbajac per violazione del marchio. In ambito marchi, la “violazione” (infringement) consiste nell’uso di un segno identico o simile al marchio altrui in modo da interferire con la sua funzione distintiva, cioè con la capacità del marchio di indicare al pubblico da quale impresa proviene il prodotto. 
Castelbajac risponde con una domanda riconvenzionale chiedendo la decadenza (revoca) del marchio per uso ingannevole, in relazione all’uso del segno nel periodo compreso tra la fine del 2017 e l’inizio del 2019. “Decadenza” (o “revoca”, a seconda degli ordinamenti e degli strumenti giuridici) indica la perdita del diritto sul marchio per fatti sopravvenuti, non perché il marchio fosse “sbagliato” all’origine, ma perché il modo in cui viene usato nel tempo lo rende incompatibile con la tutela.

Uso ingannevole del marchio e aspettativa di origine creativa

Che cosa vuol dire “uso ingannevole”? Nella disciplina europea la regola chiave è l’articolo 20, lettera b, della direttiva (UE) 2015/2436 - corrispondente, per le vicende anteriori all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b, della direttiva 2008/95 (di contenuto sostanzialmente equivalente) - che consente la revoca quando, in conseguenza dell’uso fatto dal titolare o con il suo consenso, il marchio diventi idoneo a ingannare il pubblico in particolare sulla natura, sulla qualità o sull’origine geografica dei prodotti o dei servizi. Quell’ “In particolare” è un passaggio che spesso viene letto troppo in fretta: non è un recinto, è un esempio. Significa che l’inganno può riguardare anche altre caratteristiche se, per quel pubblico e per quel mercato, sono davvero determinanti.
Ed è qui che il caso PMJC diventa interessante perché non parla di falsa origine geografica e nemmeno di ingredienti o materiali. Tocca un profilo più sottile: l’origine creativa, cioè l’aspettativa che una determinata persona sia ancora coinvolta nella creazione dei capi.

La Corte d’appello di Parigi, con sentenza del 12 ottobre 2022, revoca parzialmente i diritti di PMJC con riguardo ai marchi oggetto dell’assegnazione del 3 febbraio 2012. Dai documenti emerge che i giudici francesi non si sono limitati a dire “lo stilista non collabora più, quindi il marchio inganna”, ma hanno guardato a un insieme di circostanze e, soprattutto, a un elemento esterno al diritto dei marchi: due decisioni definitive (divenute irrevocabili) che hanno accertato la violazione del diritto d’autore di Castelbajac su opere recenti non cedute.
Il “diritto d’autore” è la tutela che protegge opere dell’ingegno creative, cioè espressioni frutto di scelte personali riconoscibili. Nel mondo moda può riguardare grafiche, illustrazioni, stampe, decorazioni, certi pattern o combinazioni espressive che non sono semplici idee, ma forme concretamente realizzate. La Corte d’appello ha ritenuto che l’uso del marchio “JC de CASTELBAJAC” su capi che riproducevano decorazioni riconosciute come opere tutelate e utilizzate senza autorizzazione - presentate come design originali realizzati dallo stilista - potesse alimentare nel pubblico l’idea che quelle creazioni fossero “dello stilista”, quindi autenticamente generate dal suo contributo.

PMJC impugna e richiama un precedente noto della Corte di giustizia: Emanuel (C-259/04). Quel caso, anch’esso legato a un nome di stilista usato come marchio, aveva fissato un principio spesso citato come formula salvifica: il semplice fatto che il designer non sia più legato all’impresa non basta, da solo, per dire che il marchio diventa ingannevole. In altre parole un marchio con un cognome può continuare a vivere anche se la persona esce di scena perché la funzione primaria del marchio resta quella di indicare l’origine commerciale, non la mano che ha disegnato ogni singolo capo.

A questo punto la Cassazione francese chiede un’interpretazione alla Corte di giustizia con rinvio pregiudiziale, ovvero il giudice nazionale domanda alla Corte UE come va letta una norma europea così da applicarla correttamente al caso concreto. Il confronto approda quindi a Lussemburgo e si colloca in un orizzonte temporale molto recente, culminando nella sentenza della Corte di giustizia del dicembre 2025, chiamata a chiarire se e quando l’uso di un cognome-marchio possa trasformarsi in un messaggio ingannevole sul ruolo creativo dello stilista.

La risposta non è un sì o un no “di principio”, ma una regola di equilibrio.

Da un lato la Corte mantiene fermo il pilastro di Emanuel: non scatta alcuna revoca automatica solo perché il legame tra designer e titolare del marchio si è spezzato. Il mercato della moda vive di avvicendamenti e il consumatore medio, figura giuridica che rappresenta una persona ragionevolmente informata e abbastanza attenta, sa che spesso un nome storico è portato avanti da team e direzioni creative successive.
Dall’altro lato la Corte chiarisce che la norma non “blocca” la revoca quando, valutando tutte le circostanze, l’uso del marchio induce il consumatore medio a credere erroneamente che lo stilista partecipi ancora alla progettazione dei capi. Qui conta molto la parola “circostanze”: non basta un’impressione vaga o una suggestione generica; è necessario un rischio serio d’inganno costruito dal modo in cui il segno viene adoperato sul mercato, nella comunicazione e nella presentazione del prodotto.

In questo quadro l’intreccio con il diritto d’autore diventa un moltiplicatore di rischio: se il titolare usa il marchio-nome in un contesto in cui vengono riprodotte opere attribuibili allo stilista senza autorizzazione e quel contesto viene “letto” dal pubblico come prova di una continuità creativa, il marchio può smettere di essere un indicatore neutro di origine commerciale e trasformarsi in una dichiarazione implicita sulla paternità creativa. E quando un marchio inizia a “dire” qualcosa che non è vero, la tutela s’incrina.
Il ragionamento non resta confinato al diritto francese: la regola sulla revoca per uso ingannevole discende dal diritto dell’Unione e serve a proteggere la funzione informativa del marchio. Per questo un marchio non è un trofeo, è un segnale: il mercato deve poterlo leggere senza trabocchetti.

La regola di equilibrio della Corte e le conseguenze pratiche

Quali conseguenze pratiche lascia questa vicenda?

La prima è contrattuale. Quando un nome viene ceduto, gli accordi dovrebbero disciplinare con precisione il “dopo”: quali limiti nella comunicazione, quali riferimenti alla persona, quali diritti su archivi creativi, grafiche, opere recenti. In assenza di paletti il rischio è che marketing e prodotto finiscano per dire più di quanto sia lecito.

La seconda conseguenza è di portafoglio IP. A latere, nel fashion è spesso utile affiancare al marchio anche la tutela dei disegni e modelli, cioè la protezione della forma e dell’aspetto di un prodotto: può coprire linee, silhouette e dettagli formali. Costruire una continuità di stile con strumenti propri, registrati e gestiti correttamente, riduce la tentazione di appoggiarsi al repertorio creativo altrui e riduce, a cascata, anche il rischio che un marchio-nome venga letto come “firma viva” quando non lo è.

La terza conseguenza è comunicativa: un marchio patronimico, cioè fondato sul nome o cognome di una persona, ha un potere narrativo enorme. Proprio per questo bisogna fare attenzione a claim, presentazioni e storytelling. Se il messaggio suggerisce “c’è ancora lui” e questa suggestione diventa la chiave di vendita, si entra nella zona grigia che il caso PMJC ha riportato al centro del diritto dei marchi.

La vicenda, letta tutta d’un fiato, lascia un’impressione netta: la cessione di un nome famoso resta lecita e spesso fisiologica, ma il marchio non può diventare una maschera. Se l’uso del segno costruisce un fraintendimento serio sul coinvolgimento creativo del designer, e se quel fraintendimento viene alimentato anche da condotte che toccano opere protette dal diritto d’autore, la revoca smette di essere un’ipotesi astratta e diventa un rischio concreto.