uso effettivo e rischio di confusione di marchio nello scontro tra brooks england e brooks sports

In una vicenda che sembra uscita da un intricato romanzo giuridico, ci troviamo di fronte al caso di Brooks England Ltd contro Brooks Sports Inc., due aziende divise dall'oceano ma unite da un contenzioso legale che ha raggiunto le aule della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Al centro di questa disputa c'è una questione di marchi e di come questi rappresentino non solo l'identità di un'azienda, ma anche le potenziali fonti di confusione per i consumatori.

Nel settembre 2003, Brooks England, conosciuta per la sua produzione di borse, abbigliamento e accessori dedicati al mondo del ciclismo, aveva presentato domanda di registrazione di un marchio figurativo dell'UE che includeva la parola "Brooks" in caratteri maiuscoli neri, con le due "o" intrecciate, sovrapposta alla parola "England", anch'essa in maiuscolo nero. Un design distintivo pensato per evocare l'essenza britannica e la tradizione ciclistica dell'azienda.

A novembre 2004, Brooks Sports Inc., un colosso americano specializzato in calzature, titolare del marchio denominativo "Brooks" registrato per scarpe sportive, aveva presentato opposizione alla registrazione del marchio di Brooks England. Il timore di Brooks Sports era che potesse sussistere un rischio di confusione tra i due segni distintivi nel mercato con consumatori che potrebbero non riuscire a distinguere chiaramente tra i due marchi, nonostante operassero in settori parzialmente diversi.

La prima tappa di questa lunga battaglia legale si è svolta presso l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), dove Brooks Sports aveva presentato opposizione alla registrazione del marchio di Brooks England, sollevando una questione fondamentale: può il marchio di Brooks England creare confusione tra i consumatori?
La decisione iniziale aveva parzialmente favorito Brooks England; successivamente l'EUIPO aveva però ribaltato tale decisione accogliendo le argomentazioni di Brooks Sports sul rischio di confusione tra i due marchi.

Non disposta ad accettare tale esito, Brooks England aveva portato la questione davanti alla Corte Generale dell'UE sollevando due punti critici: la mancanza di uso effettivo del marchio da parte di Brooks Sports (requisito necessario per l'opposizione all’anteriorità) e l'assenza di un reale rischio di confusione tra i marchi.

Sul finire del 2023, la Corte si è infine pronunciata: analizzando le prove documentali prodotte da Brooks Sports, quali contratti di distribuzione, listini prezzi e fatture a rivenditori nel Regno Unito, ha ritenuto che vi fossero sufficienti evidenze di un impiego serio del marchio "Brooks" nel mercato delle calzature sportive tra il 1999 e il 2004. Quindi, l'uso effettivo sussisteva almeno in una parte sostanziale del territorio UE.

Sul fronte del rischio di confusione, la Corte ha confermato le valutazioni dell'EUIPO, richiamando il principio del consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento.
Analizzando similarità tra prodotti, somiglianza dei segni e limitato potere distintivo della parola "England", i giudici europei hanno concluso che esisteva un rischio concreto di confusione, almeno per il pubblico di lingua inglese.

In ultima analisi, la Corte di Giustizia Europea ha respinto il ricorso di Brooks England, confermando la decisione dell'EUIPO e imponendo alla società inglese le spese processuali.

Questa sentenza non solo ha ribadito l'importanza dell'uso effettivo dei marchi e della valutazione del rischio di confusione, ma ha anche offerto spunti significativi su come interpretare alcuni concetti chiave del diritto dei marchi nell'UE, fornendo preziosi chiarimenti applicativi.

La sentenza emessa nel caso tra Brooks England Ltd e Brooks Sports Inc. serve come un promemoria cruciale per tutte le aziende riguardo l'importanza di condurre un'analisi approfondita prima di iniziare il processo di registrazione di un marchio. Questa decisione giuridica evidenzia non solo la necessità di garantire che un marchio sia distintivo e originale, ma sottolinea anche l'importanza di valutare attentamente il contesto di mercato più ampio in cui il marchio verrà inserito.

Quando un'azienda decide di registrare un nuovo marchio, il primo passo dovrebbe sempre includere una ricerca esaustiva per assicurarsi che il marchio proposto non sia simile o identico a marchi esistenti che potrebbero confondere i consumatori. Questo aspetto è fondamentale non solo per evitare conflitti legali con altre aziende, ma anche per costruire una solida identità di marca che sia facilmente riconoscibile e ricordabile dal pubblico di riferimento.

Inoltre, l'analisi del potenziale impatto sul mercato e sui marchi già esistenti è un altro aspetto cruciale. Questo include la valutazione della sovrapposizione dei mercati di riferimento, dei canali di distribuzione e delle categorie di prodotto: un marchio che è distintivo in un settore potrebbe creare confusione in un altro, soprattutto se i prodotti o servizi offerti sono complementari o se le aziende condividono un segmento di clientela simile.

Per i consumatori, la chiarezza e la distinzione tra i marchi sono essenziali per fare scelte informate: quando i marchi sono chiaramente differenziati, i consumatori possono identificare rapidamente l'origine dei prodotti o dei servizi che stanno acquistando, il che contribuisce a una maggiore fiducia nel mercato. La decisione della Corte serve quindi a rafforzare la protezione dei consumatori, prevenendo situazioni in cui la similitudine tra marchi possa indurre in errore o confondere.

Data la complessità delle leggi sulla materia e le potenziali implicazioni di una registrazione di marchio, è fortemente consigliabile per le aziende avvalersi della consulenza di un professionista qualificato nel campo della Proprietà Intellettuale.
Un consulente esperto può fornire una valutazione approfondita del marchio proposto, conducendo ricerche di mercato e analisi legali per identificare possibili ostacoli alla registrazione. Inoltre, può offrire assistenza completa nel processo di opposizione e fornire utili argomenti per difendersi da possibili rivendicazioni d’infrazione.
Rivolgersi ad un consulente non solo aumenta le probabilità di successo nella registrazione del marchio, ma può anche risparmiare all'azienda tempo e risorse finanziarie evitando controversie legali potenzialmente lunghe e costose.
Proprio in riferimento al fattore tempo, la vicenda raccontata in questo articolo è emblematica poiché ha inizio nel 2003 con la domanda di registrazione del marchio da parte di Brooks England, per poi concludersi nel 2023 con l'emissione della sentenza della Corte Generale UE che nega la registrazione del marchio. L'intera controversia legale copre quindi un periodo di 20 anni!

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