Zoom n.1: posso registrare un marchio “mondiale”?

“ZOOM IP”: una rubrica d’approfondimento sulla Proprietà Intellettuale.
Zoom n.1: posso registrare un marchio “mondiale”?

No, non esiste un sistema unificato per registrare un marchio valido ovunque nel mondo. Tuttavia, è possibile ottenere una protezione del proprio marchio più ampia possibile attraverso la procedura di marchio internazionale.

La procedura di Marchio Internazionale

La procedura di marchio internazionale viene gestita dal Sistema di Madrid, amministrato dall'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI). Questo sistema consente ai titolari di marchi di estendere, con una sola richiesta, la tutela del proprio segno distintivo a ben 131 paesi, copertura che abbraccia oltre l'80% del commercio mondiale.
Questa procedura centralizzata riduce significativamente la complessità e i costi associati alle singole registrazioni in più Paesi.
E’ bene specificare che tale marchio è differente da quello “nazionale”, che offre tutela solo in Italia, e da quello “comunitario”, il quale copre tutti i paesi dell’UE compresa l’Italia.

Il marchio internazionale offre numerosi vantaggi, tra cui:

• Protezione estesa: assicura una tutela legale del marchio in tutti i paesi aderenti al Sistema di Madrid, prevenendo l'uso non autorizzato da parte di terzi.
• Efficienza economica: consente di ridurre i costi associati alla registrazione del marchio in più paesi grazie alla possibilità di presentare una singola domanda.
• Semplificazione dei processi: offre una procedura unificata per la gestione delle registrazioni, delle eventuali opposizioni e dei rinnovi, facilitando la gestione del marchio a livello internazionale.

Procedura di registrazione

Per usufruire della procedura di marchio internazionale tramite il Sistema di Madrid, è necessario soddisfare uno dei seguenti requisiti: essere un cittadino di uno degli attuali 115 stati membri; avere domicilio o sede legale in uno di questi paesi, oppure aver già registrato o presentato domanda di registrazione presso l'Ufficio della Proprietà Intellettuale di uno stato membro.

Dopo aver verificato il possesso dei requisiti, il titolare può avviare l'iter procedurale che, in genere, prevede una fase di ricerca preliminare volta ad accertare che il marchio non violi diritti di terzi preesistenti nei paesi target. Successivamente si procede con l'accurata selezione delle giurisdizioni in cui ottenere la protezione, valutando il potenziale di mercato e le prospettive di crescita.

La domanda internazionale viene quindi compilata e presentata all'OMPI, corredandola di tutti i dettagli necessari e della classificazione dei prodotti/servizi secondo la “classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi”, detta brevemente “Classificazione di Nizza”. A questo punto, l'Ufficio competente esaminerà formalmente la richiesta, pur potendo ogni singolo paese imporre ulteriori requisiti specifici.

Se la domanda supera questo vaglio, viene pubblicata per circa 3 mesi al fine di consentire a eventuali titolari di marchi simili di avviare procedure di opposizione. Trascorso questo lasso di tempo, in assenza di contestazioni, l'OMPI rilascerà l'attestato di registrazione internazionale. Un dettaglio procedurale da tenere a mente è che, se la domanda viene presentata entro 6 mesi dalla registrazione nazionale, il marchio internazionale potrà retrodatare la sua validità alla stessa data della registrazione nazionale.
 

Costi di registrazione

Come ogni iter legale, anche la registrazione marchio internazionale comporta una serie di costi che variano principalmente in base alla tipologia di marchio e al numero di paesi coperti. I titolari devono innanzitutto sostenere le tasse di base dell'OMPI a cui aggiungere ulteriori tariffe per ogni classe di prodotti/servizi oltre le prime tre, nonché le tasse previste dai singoli stati in cui si richiede la tutela.

È altamente raccomandato avvalersi del supporto di un professionista legale esperto in proprietà industriale, in modo da gestire correttamente l'intera procedura ed evitare errori che potrebbero portare a onerose procedure di opposizione.

Punti chiave per aziende italiane

Per le imprese con sede in Italia è bene tenere presenti alcuni aspetti peculiari della procedura di marchio internazionale: un fattore cruciale è che, nei primi 5 anni di vita, il destino del marchio internazionale è vincolato a quello nazionale di origine. Se quest'ultimo cessa di esistere per qualsiasi motivo, anche la registrazione globale verrà automaticamente a decadere.

Infine, procedure quali rinnovo, estensione territoriale o risposta a irregolarità segnalate dall'OMPI durante l'esame prevedono specifici adempimenti da effettuarsi tramite l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, come l'invio di notifiche e il pagamento di eventuali tasse governative.

 

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