Zoom n.4: posso usare un marchio senza registrarlo?

“ZOOM IP”: una rubrica d’approfondimento sulla Proprietà Intellettuale.
Zoom n.4: posso usare un marchio senza registrarlo?

Sì, in Italia è possibile utilizzare un marchio senza registrarlo ma la protezione sarà limitata e subordinata a determinate condizioni.

Molto spesso ci si domanda se sia possibile utilizzare un nome, un logo o un segno grafico che identifichi la propria attività senza passare per la registrazione ufficiale; oppure dopo anni di utilizzo di un particolare nome o segno grafico possono nascere dubbi sulla sua tutela proprio in assenza di registrazione formale. 
Ebbene, impiegare un marchio non registrato è consentito e questa possibilità prende il nome di "marchio di fatto", inoltre la legge riconosce un certo grado di protezione a chi impiega da tempo un segno distintivo non registrato purché questo abbia acquisito notorietà in un determinato contesto territoriale.

La base giuridica è rintracciabile nell’articolo 2571 del Codice Civile e nell’articolo 12 del Codice della Proprietà Industriale. Il primo attribuisce a chi ha utilizzato per primo un marchio (il “preutente”) il diritto di continuare ad impiegare il marchio nei limiti territoriali in cui era già diffuso, ma non impedisce automaticamente la registrazione altrui. È invece l’art. 12 CPI che può impedire la registrazione di un marchio identico o simile quando il segno anteriore sia già noto come marchio (notorietà non meramente locale) per prodotti o servizi identici o affini e vi sia rischio di confusione. In entrambi i casi si parla di “preuso”, ossia dell’utilizzo anteriore di un segno distintivo che può dare luogo a diritti opponibili con effetti diversi: limitati territorialmente se la notorietà è locale (art. 2571 c.c.) oppure potenzialmente impeditivi della registrazione successiva se la notorietà è più ampia (art. 12 CPI). In quest’ultima ipotesi il divieto di registrazione si applica solo se l’uso precedente è tale da generare un rischio di confusione nel pubblico, cioè quando i segni in conflitto possano indurre i consumatori a credere che i prodotti o servizi provengano dalla stessa impresa o da imprese collegate.
 

Che cos'è un marchio di fatto?

Si parla di marchio di fatto quando un segno viene usato nella prassi commerciale per distinguere beni o servizi, pur non essendo stato depositato presso un ufficio marchi. Per essere tutelabile deve possedere capacità distintiva ovvero deve essere percepito dai consumatori come indicatore di provenienza di un certo prodotto o servizio.

La protezione offerta da tale marchio non è illimitata: riguarda solo le aree geografiche dove il marchio è conosciuto grazie ad un impiego continuativo e pubblico.
Questo significa che, se il segno è conosciuto solo in un ambito locale, il titolare non potrà vietarne l’uso altrui in zone dove questo non è diffuso.
 

Usare un marchio non registrato

La normativa non impedisce di iniziare a lavorare con un segno non registrato, ma chi lo fa deve essere consapevole che la difesa legale, in caso di contestazioni, sarà più complicata. In tali situazioni sarà infatti necessario dimostrare con prove concrete (per esempio materiale pubblicitario, documenti di vendita, articoli di giornale) l'uso effettivo del marchio. Più questo è ampio e costante, maggiore sarà la forza della tutela.

È bene specificare che la prova di tale uso grava interamente su chi invoca il diritto di preuso e l’assenza di prove concrete rende difficile opporsi ad una registrazione o agire contro l’uso da parte di terzi.

Se qualcun altro registra il mio marchio di fatto
Può accadere che un terzo depositi come marchio registrato un segno identico o molto simile a quello che un'impresa utilizza da tempo. In questi casi il titolare del marchio di fatto può far valere in sede giudiziaria il proprio diritto di preuso o chiedere la nullità della registrazione successiva. Attualmente l’opposizione davanti all’UIBM (l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) è ammessa solo per diritti anteriori registrati o equiparati e non per i marchi di fatto, mentre l’azione basata sull’art. 12, lett. a) CPI deve essere svolta in giudizio.

Se il marchio è noto solo a livello locale, la registrazione altrui non viene impedita: in tal caso il preutente conserva solo il diritto di continuare l’impiego nei limiti del preuso (art. 2571 c.c.), ma non può espandersi oltre quell’area senza rischiare di incorrere in contraffazione. 
Senza documentazione solida, il rischio è di non riuscire a far valere nemmeno questo diritto limitato. Addirittura, nei casi più estremi, si può essere accusati di violazione.

Perché registrare è diverso?

Il marchio registrato garantisce una protezione definita e riconosciuta su tutto il territorio coperto dalla domanda. Chi registra ottiene un titolo legale che semplifica eventuali azioni in sede giudiziaria e riduce il peso della prova in caso di controversie. Inoltre la registrazione facilita operazioni commerciali come licenze o cessioni, le quali diventano più complesse con un marchio di fatto. 

La registrazione comporta passaggi procedurali certi: pubblicazione con finestra di opposizione, possibilità di rivendicare una priorità di sei mesi per domande successive in altri Paesi e, nel caso di marchio internazionale, un periodo di cinque anni in cui questo resta vincolato alla validità del marchio di base.

Il deposito avviene per classi di prodotti e servizi secondo la Classificazione di Nizza, delimitando in modo preciso l’ambito di protezione e riducendo le aree d’incertezza tipiche dell’uso di fatto.
 

Suggerimenti per chi non registra subito

Chi sceglie di usare un marchio senza registrarlo dovrebbe almeno verificare che non esistano già segni simili registrati o in uso nello stesso settore. È inoltre utile conservare ogni prova dell'attività svolta sotto quel segno fin dall'inizio per potersi tutelare in futuro. 
Se il marchio comincia a farsi conoscere o si prevede di ampliare il raggio d'azione, la registrazione diventerà uno strumento strategico da considerare.

 

Leggi le altre puntate della rubrica "ZOOM IP" Zoom n.1: posso registrare un marchio “mondiale”? Zoom n.2: posso registrare l’immagine del Colosseo o altri monumenti, stemmi o bandiere nazionali? Zoom n.3: posso registrare il mio nome e cognome come marchio”?